Es ist rechtsmissbräuchlich eine Vertragsstrafe aufgrund einer markenrechtlichen Unterlassungserklärung geltend zu machen, wenn der Gläubiger eine Vielzahl von Marken angemeldet hat, diese jedoch nicht tatsächlich nutzt, sondern nur dazu nutzt, Rechtsansprüche gegen Dritte durchzusetzen (BGH, Urt. v. 23.10.2019 - Az.: I R ZR 46/19).
Es ging in der vorliegenden Auseinandersetzung um die Frage, wann die Geltendmachung einer Vertragsstrafe gegen Treu und Glauben verstößt.
Der BGH hat zu relativ klare Worte in seinem amtlichen Leitsatz gefunden:
"Den Grundsätzen von Treu und Glauben kann es widersprechen, wenn der Inhaber eines Kennzeichenrechts sich bei der Geltendmachung von Vertragsstrafenansprüchen auf eine nur formale Rechtsstellung beruft.
Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ist auszugehen, wenn ein Markeninhaber
(1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet,
(2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts - und
(3) die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (...)."
Die drei vorgenannten Voraussetzungen müssen also kumulativ vorliegen, um einen Rechtsmissbrauch zu bejahen.