Die nicht näher begründete Behauptung, ein Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen. In diesen Fällen besteht für die Hinzuziehung des Patentanwalts kein Anspruch auf Erstattung der angefallenen Abmahnkosten <link http: juris.bundesgerichtshof.de cgi-bin rechtsprechung _blank external-link-new-window>(BGH, Urt. v. 10.05.2012 - Az.: I ZR 70/11).
Die Klägerin war Inhaberin von zwei eingetragenen Marken. Sie mahnte die Beklagte wegen Verletzung ihrer Markenrechte ab und begehrte den Ausgleich der angefallenen Abmahnkosten. Neben einem Rechtsanwalt war auch ein Patentanwalt eingeschaltet worden.
Die BGH-Richter lehnten eine Kostenerstattung für den Patentanwalt ab.
<link http: www.gesetze-im-internet.de markeng __140.html _blank external-link-new-window>§ 140 Abs.3 MarkenG bestimme, dass im gerichtlichen Verfahren grundsätzlich ein Patentanwalt hinzugezogen werden könne. Diese gesetzliche Norm gelte jedoch, so der BGH. nur für Rechtsstreitigkeiten vor Gericht und könne auf den außergerichtlichen Bereich nicht übertragen werden.
Vielmehr sei die Frage der Erforderlichkeit nach den allgemeinen Regelungen zu bestimmen. Der Abmahnende müsse nachweisen, dass die Hinzuziehung des Patentsanwalts im jeweiligen Einzelfall erforderlich gewesen sei. Dabei müsse nur der Patentanwalt fachspezifisch eingesetzt werden.
Nicht ausreichend sei es aber, wenn lediglich pauschal vorgetragen werde, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt. Dies gelte insbesondere dann, wenn der abmahnende Rechtsanwalt auf den Bereich des Markenrechts spezialisiert sei. Dann sei nämlich nicht ersichtlich, warum nicht der Rechtsanwalt diese Recherche hätte durchführen können.